Т. Дунай "Исследование товарного знака на соответствие критериям охраноспособности "

- не обладающих  различительной способностью;

Содержание этого критерия непосредственно отражено в определении товарного знака, ст.1 Закона ¹    «Товарный знак (знак обслуживания) – обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц». Согласно  Правил ² к таким обозначениям могут относиться отдельные буквы, сочетания букв, не носящие словесного характера, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, отдельные линии, простые геометрические фигуры и т.д.

- вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;           

 При решении вопроса, связанного с превращением обозначения в родовые или видовые названия товаров, эксперты обращаются к словарям, техническим справочникам, энциклопедиям и т. д.  Например, термин «вольт» будет отклонен, если он предназначен для использования в электроизмерительной аппаратуре, но он может быть зарегистрирован, например, для напитков. Термин «метроном» будет отклонен для маркировки приборов, но может быть зарегистрирован, например, для услуг «продвижение товаров».

-являющихся общепринятыми символами и терминами;

          Трактовка этого критерия неоднозначна в разных патентных ведомствах, к общепринятым символам, как правило, относятся обозначения, символизирующие отрасль хозяйства и область деятельности, к которым относятся товары, указанные в перечне, а также условные обозначения, применяемые в науке и технике. Например,: «International», «General», «Special», «ГОСТ».

- состоящих исключительно из знаков или указаний, используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также места и времени их производства и сбыта; 

           В частности, простые наименования товаров; указание категорий качества или свойств товаров; указание материала или состава сырья; веса, объема, цены товаров; и т.д., например,  обозначение «Модная блузка» не будет зарегистрировано в качестве товарного знака вследствие того, что его словесный элемент «Модная» указывает на свойство товара, а слово «Блузка» указывает на вид товара.

- представляющие собой форму товара или его упаковку, определяющиеся сущностью или природой товара, необходимостью достижения технического результата, существенной ценностью товара;

           К таким обозначениям можно отнести  реалистические и схематические изображения товаров, общепринятые наименования, представляющие собой простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров и другие. Например, будет отказано в регистрации по 16 классу МКТУ в отношении печатных изданий обозначению,  воспроизводящему форму книги.

            Проверку охраноспособности заявленного обозначения эксперты проводят в соответствии с главой 5 Правил ³. Обозначения, указанные выше могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения. Поскольку эти обозначения не охраняются, хотя и присутствуют в товарных знаках, эксперты в соответствии с требованиями национального законодательства указывают в своих решениях об исключении из охраны товарного знака неохраноспособных элементов (дискламации). Такое указание исключает возможность различной трактовки охраноспособности этого элемента.  Следует заметить, что включение в ТЗ элементов, которые подлежат дискламации, нецелесообразно, так как они в значительной степени ослабляют знак.

Пунктом 3 статьи 4 предусмотрено, что положения ст.4 в отношении выше указанных критериев могут не применяться в отношении обозначений, которые на дату подачи заявки на регистрацию ТЗ фактически приобрели различительный характер в результате использования. В этом положении присутствуют некоторые элементы права преждепользования и  права приобретательской давности, хотя в отношении ТЗ они явно не применяются. Под использованием ТЗ понимается как фактическое его применение, когда он размещается на товарах или их упаковке так и номинальное, когда он присутствует в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации товара и других ситуациях. В качестве доказательств использования принимаются таможенные декларации, каталоги, упаковка, фотографии, рекламные материалы, деловая корреспонденция и т.д.

Результат принятия или отклонения экспертизой доводов заявителя в защиту заявленного к регистрации  обозначения по мотивам отсутствия различительной способности у ТЗ и соблюдения общественных интересов является следствием убедительности представленных заявителем доводов с точки зрения приобретения обозначением различительного характера в результате его использования. Способность идентифицировать товар предполагает, что обозначение должно приобрести свою различительную способность не только в глазах производителей и специалистов, но и в глазах потребителей.

Примерами таких товарных знаков могут служить известные в стране товарные знаки: МАЗ, зарегистрированный для грузовых автомобилей, выполненный в виде отдельных букв, который приобрел различительную способность в результате многолетнего использования не только в нашей стране, но и на мировом рынке.

ТЗ  МОТОВЕЛО, зарегистрированный в отношении мотоциклов, велосипедов, в котором присутствует видовое наименование предприятия. Однако на момент регистрации, знак приобрел различительную способность в результате многолетнего использования единственным на постсоветском пространстве предприятием,  которое выпускало одновременно мотоциклы и велосипеды. 

ТЗ  АЭРОМАШ,  зарегистрированный в отношении авиационных тренажеров.  Обозначение «АЭРОМАШ» является сложносоставным словом, состоящим из общепринятых сокращений, характерных для области деятельности заявителя. Заявитель в своих доводах в пользу регистрации обратил внимание экспертизы на то обстоятельство, что в предложенном варианте сочетание известных сокращений является новым. И хотя, в аэронавтике (аэро) широко применяются машины (маш) – механические устройства, выполняющие движения для преобразования энергии, материалов или информации – они, как правило, не обозначаются сложносоставным термином «аэромаш» или его производными. Обычно применяются сокращения из наименования специальных товаров или услуг, например, «аэросани». Заявитель дополнительно предоставил материалы, подтверждающие что обозначение «АЭРОМАШ» приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в своей хозяйственной деятельности до подачи заявки на регистрацию.

Другими критериями, являющимися абсолютным основаниям для отказа в регистрации согласно п.4 ст.4 являются  обозначения, состоящие только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

Также по абсолютным основаниям не допускается регистрация в качестве ТЗ обозначений: являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, места его происхождения или изготовления;

            Например, не будут зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения с указанием белорусских городов, для товаров, происходящих из других стран.

- представляющих собой или содержащих указание места происхождения вин или крепких спиртных напитков, охраняемых в силу Международных договоров, для обозначения вин и крепких спиртных напитков, не происходящих из данного места;

            Не допускаются к регистрации обозначения вин и крепких спиртных напитков, имеющих особое качество, репутацию или другие характеристики, которые, главным образом, определяются их происхождением, для аналогичных товаров, не происходящих из этих мест. Например, «Бальзам Белорусский» зарегистрирован на имя белорусского производителя РУП «Минск Кристалл».

-противоречащих публичному порядку, принципам гуманности и морали.

           Согласно этому критерию не получат регистрацию порнографические обозначения, расистские и непристойные выражения, эмблемы организаций фашистского толка, выражения, оскорбляющие религиозные чувства или  противоречащие другим нормам, действующим в РБ.

            Проанализировав обозначение с точки зрения абсолютных критериев для отказа в регистрации, заявитель еще на стадии разработки нового знака может принять решение о целесообразности подачи обозначения на регистрацию в качестве товарного знака, в случае необходимости внести изменения в обозначение или собрать другие доказательства в пользу регистрации.

           Иными основаниями для отказа в регистрации ТЗ согласно ст.5 Закона ¹  являются:

-обозначения, тождественные или сходные до их смешения с зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РБ на имя другого лица, обладающие более ранним приоритетом ТЗ в отношении однородных товаров;

-ТЗ других лиц, охраняемыми в РБ на основе Международных договоров в отношении однородных товаров;

-ТЗ других лиц, признанными общеизвестными в отношении любых товаров.

            По указанным выше критериям проводится экспертиза  по  отношению  к  ТЗ, зарегистрированным  не только на основе национальной регистрации в РБ, но и на основе Международной регистрации, а также подпадающие под нормы других международных договоров.

           Согласно Правилам ³ обозначение признается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением при наличии несовпадающих элементов, если оно ассоциируется с ним в целом. При этом сходство может быть фонетическим (звуковым), семантическим (смысловым) и визуальным. Если обозначение является сходным хотя бы по одному из названных критериев с другим знаком, всему обозначению может быть отказано в регистрации, если заявителю не удастся доказать, что обозначения в сознании потребителя не ассоциируются друг с другом.

Экспертиза, в основном,  проводится по однородным товарам. Под однородными товарами и услугами понимают товары и услуги, относящиеся к тому же роду (виду), которые при маркировке сходными ТЗ могут создать у потребителя представление о принадлежности их одному изготовителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие.

            Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным ТЗ, допускается при условии представления письменного согласия владельца такого знака.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков  обозначения, воспроизводящие: известные на территории РБ в отношении однородных товаров фирменные наименования;      Фирменное наименование - устойчивое обозначение предприятия (фирмы, компании, концерна)– охраняется Парижской конвенцией.

-промышленные образцы;

            По этому критерию проводится проверка на соответствие по фонду промышленных образцов, с более ранним приоритетом, права на которые принадлежат другим лицам. При этом главным является не точное совпадение проверяемого обозначения с охраняемым промышленным образцом, а их общее сходство, которое может создать у потребителя впечатление идентичности их восприятия, и таким образом ввести в заблуждение относительно изготовителя товара.

-наименования мест происхождения товаров;

            Не допускаются к регистрации обозначения производителя товара и его местонахождение, известное на территории РБ, например, JANSSEN PHARMACEUTICA I BEERSE BELGIUM.

-обозначения, тождественные названию известного в стране произведения науки, литературы, искусства,   т.е.   объекты, охраняемые авторским правом,  без согласия обладателя такого права.

-фамилии, имена, псевдонимы, портреты и факсимиле известных в РБ лиц,   без согласия этих лиц или их наследников. Например, для использования в качестве ТЗ обозначения «Кондрат Крапива» необходимо предоставить в Национальный центр интеллектуальной собственности согласие наследников.        

-знаки систем сертификации.

            Не будет предоставлена охрана обозначениям, включающим, например, знаки качества, знаки безопасности и т.д.

 Эксперт Национального центра интеллектуальной собственности анализирует заявленное обозначение и материалы заявки на соответствие приведенным выше критериям охраноспособности и выносит решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания) или направляет заявителю запрос с предложением внести дополнения, уточнения или исправления в материалы заявки.

Если в результате экспертизы установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным ст.4 и п.1 ст. 5 Закона ¹  для всего перечня товаров и услуг,  заявителю направляется решение об отказе в регистрации ТЗ.